Concedere in licenza il marchio: royalties e contratto

Un marchio registrato non è solo uno scudo difensivo: è un asset che può generare ricavi. Concederlo in licenza permette a terzi di usarlo dietro pagamento di royalties, aprendo nuovi mercati o canali senza investimenti diretti. Ma una licenza scritta male diluisce il valore del marchio invece di monetizzarlo. Ecco come impostarla.

Cos’è una licenza di marchio

Con la licenza il titolare (licenziante) mantiene la proprietà del marchio e concede a un terzo (licenziatario) il diritto di usarlo per determinati prodotti o servizi, in un territorio e per un periodo definiti. È diverso dalla cessione, che trasferisce definitivamente la titolarità: nella licenza il marchio resta tuo.

I tipi principali:

• Licenza esclusiva: solo il licenziatario può usare il marchio nell’ambito concordato; talvolta nemmeno il licenziante.
• Licenza semplice (non esclusiva): il titolare può concedere lo stesso marchio a più licenziatari.
• Licenza limitata: circoscritta a un territorio, a specifici prodotti/servizi o a un canale di vendita.

In Svizzera la licenza può essere iscritta nel registro dei marchi presso l’IPI: l’iscrizione non è obbligatoria per la validità tra le parti, ma la rende opponibile ai terzi ed è consigliata nelle operazioni importanti.

Come si calcolano le royalties

Non esiste una tariffa fissa: la royalty riflette la forza del marchio, il settore e l’ampiezza dei diritti concessi. I modelli più usati:

• Percentuale sul fatturato generato con i prodotti a marchio: è la formula più diffusa. L’aliquota varia molto per settore e notorietà del marchio.
• Importo fisso periodico (canone), indipendente dalle vendite.
• Modello misto: un minimo garantito più una percentuale variabile, che tutela il licenziante anche se le vendite partono lentamente.
• Una tantum all’ingresso, eventualmente combinato con royalties correnti.

Clausole utili: un minimo garantito annuo, la definizione precisa della base di calcolo (fatturato lordo o netto, resi esclusi) e un diritto di audit per verificare i rendiconti del licenziatario.

Il controllo qualità: la clausola che protegge il marchio

È l’aspetto tecnicamente più importante. Un marchio indica un’origine e uno standard qualitativo: se il licenziatario immette prodotti scadenti, il marchio perde valore per tutti. Per questo il contratto deve prevedere:

• standard qualitativi vincolanti sui prodotti/servizi a marchio;
• diritti di controllo e approvazione su campioni, packaging e comunicazione;
• linee guida d’uso (logo, colori, proporzioni) per mantenere coerenza;
• il diritto di risolvere il contratto in caso di uso improprio o scadimento qualitativo.

Senza controllo di qualità la licenza rischia di indebolire il marchio anziché valorizzarlo.

Clausole contrattuali da non dimenticare

• Oggetto e ambito: quali marchi, per quali classi di prodotti/servizi.
• Territorio e esclusività: dove e in che misura.
• Durata, rinnovo e disdetta, con preavvisi chiari.
• Royalties, rendicontazione e audit.
• Titolarità e migliorie: il marchio resta del licenziante; l’avviamento generato dall’uso ricade sul titolare.
• Difesa del marchio: chi agisce contro contraffattori e come si ripartiscono costi e obblighi di collaborazione.
• Sublicenze: consentite o vietate.
• Effetti della cessazione: stop all’uso, smaltimento delle scorte, cancellazione dell’iscrizione.
• Legge applicabile e foro (tipicamente svizzeri).

Il lato fiscale

Le royalties incassate dal licenziante sono ricavi imponibili e vanno fatturate correttamente ai fini IVA (aliquota normale 8.1%), con attenzione alle regole sulle prestazioni transfrontaliere quando il licenziatario è estero. Nei rapporti infragruppo (marchio concesso da una società del gruppo a un’altra) la royalty deve rispettare il principio di libera concorrenza ed essere documentata: un canone fuori mercato attira contestazioni fiscali. Vale la pena inquadrare la licenza insieme alla struttura societaria e alla pianificazione fiscale.

Errori frequenti

• Licenza verbale o su due righe, senza standard qualitativi né rendicontazione.
• Nessun minimo garantito: royalties legate solo alle vendite che restano vicine a zero.
• Assenza di diritto di audit, con rendiconti impossibili da verificare.
• Royalty infragruppo non documentata, esposta a rettifiche fiscali.
• Marchio non iscritto o non in capo alla società, che rende la licenza fragile.

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